Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione

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Cattolica Università - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Opinioni Valutazione economica Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione di Roberto Moro Visconti La valutazione economica

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Cattolica Università - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Opinioni Valutazione economica Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione di Roberto Moro Visconti La valutazione economica dei brevetti è propedeuticaallastimadeldannodacontraffazioneo da atti di concorrenza sleale, ovvero per finalità stragiudiziali (congruità delle royalties nel patent licensing e technology transfer; conferimenti e altre operazioni straordinarie, etc.). I brevetti sono valutabili anche nell ambito di innovazioni di prodotto e di processo che sinergicamente coinvolgono altri intangibili come know-how o marchi e possono far temporaneamente emergere rendite monopolistiche. Tra i metodi di valutazione, rilevano a livello comparativo le royalties presunte o il reddito incrementale derivanti dallo sfruttamento dei brevetti, ovvero il costoopportunità di una loro riproduzione e le opzioni reali connesse alla flessibilità di un loro potenziale utilizzo. Funzioni del brevetto e rilevanza della valutazione economica La valutazione economica dei brevetti ha diverse applicazioni pratiche, che dipendono dalle funzioni che essi esplicano e dalle complesse problematiche giuridiche che ne derivano. La stima economica (1) presenta numerose affinità, sotto il profilo delle metodologie di valutazione, con i marchi (2), anche se esistono rilevanti differenze, che afferiscono non solo alla diversa natura del brevetto (3) rispetto al marchio (4) ma anche alla durata residua del diritto (indicativamente non superiore ai 20 anni per il brevetto e (1) Il presente studio rappresenta un aggiornamento del nostro lavoro, La valutazione economica dei brevetti, in questa Rivista, 2007, (2) Si veda R. Moro Visconti, Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: best practices e standard internazionali, in questa Rivista, 2014, (3) Il brevetto rappresenta un diritto di proprietà industriale riferito ad una nuova invenzione idonea ad avere un applicazione tecnica ed immediati risultati industriali, quali, ad esempio, un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina caratterizzata da una costruzione innovativa, uno strumento, un utensile o dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale o l applicazione pratica nell ambito delle attività economico-produttive di un principio scientifico. (4) Chiamato ad esplicare: - una funzione distintiva di identificazione, certificazione e attestazione della fonte di provenienza del prodotto, atta da un tendenzialmente illimitata per il marchio) e al collegamento con altre risorse intangibili affini (know-how, segreti industriali e spese di R&S per i brevetti; costi di pubblicità e di marketing e, in senso più lato avviamento commerciale per i marchi). La valutazione economica dei brevetti viene utilmente effettuata ad esempio in caso di: - quantificazione del danno economico effettivo in azioni di contraffazione o altri atti di concorrenza sleale (imitazione, dumping, concorrenza parassitaria...); lato ad evitare la confondibilità e il pericolo d inganno con altri prodotti e il rischio di associazione tra diversi segni e dall altro a consentire ai consumatori una selezione consapevole di prodotti e servizi; - una funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di una costanza qualitativa dei prodotti distinti con il medesimo marchio (mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche), stimolandone la fidelizzazione (brand loyalty) el appagamento (customer satisfaction). Il marchio può sensibilmente ridurre il rischio insito nelle decisioni di acquisto; - una funzione suggestiva o pubblicitaria, a seguito della sempre maggiore attitudine del segno distintivo e della specialità che da esso promana ad essere dotato di un intrinseco potere di richiamo e notorietà - facendo emergere la consapevolezza (brand awareness) dei consumatori - ed a divenire collettore di clientela. Il Diritto industriale 5/ Opinioni Cattolica Università - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. - stima dei congrui tassi di royalties da negoziare nei contratti di licenza (patent licensing)(5) o di altre modalità di patent extension; - determinazione del congruo canone d affitto della patent (royalty) company; - stima del valore contabile (nelle valutazioni di bilancio, applicando i principi contabili internazionali); - conferimento di brevetto (con o senza azienda); - concambio di fusione o di scissione in presenza di brevetti; - valutazione del recesso del socio di società con brevetti; - valutazione della performance di patent managers, ricercatori e dirigenti nell area produttiva e di R&S, per premi e bonus; - liquidazione della società e vendita del brevetto; - sale and lease back di brevetti (6); - valorizzazione dei brevetti in operazioni di corporate lending (7) o venture capital e stima del valore collaterale dei brevetti (8); - valutazione della congruità di atti a titolo oneroso riguardanti brevetti, per verificare l applicabilità della revocatoria fallimentare e della bancarotta preferenziale (in caso di brevetti svenduti...); - valore dei beni (brevetti) di grandi imprese in crisi (art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999) o in caso d insolvenza (anche per la congruità dell affitto di rami d azienda); - trasferimento / cessione del brevetto - technology transfer / commercializzazione da università e centri di ricerca (9); - stima fiscale del valore normale; - pegno, ipoteca e usufrutto su brevetti. L attività inventiva (c.d. novità intrinseca o originalità) costituisce uno dei requisiti di brevettabilità dell invenzione, per valutare se essa è frutto di un idea che non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, per una persona esperta del ramo (art. 48, D.Lgs. n. 30/2005). L industrialità (art. 49, D.Lgs. 30/2005) postula una fabbricabilità che non implica naturalmente la riproducibilità in serie, anche se in realtà implica la ripetibilità del procedimento per un numero non finito di volte con risultati costanti (10). La concessione del brevetto consente al titolare di vietare a terzi di usare nell attività economica invenzioni identiche o simili al brevetto; l estensione internazionale del brevetto ne può aumentare il valore in misura anche significativa. Questi aspetti giuridici hanno dei rilevanti riflessi economici, che incidono fortemente sulla valutazione. L analisi del trattamento fiscale e - in particolare - degli aspetti contabili, relativi alle modalità di iscrizione in bilancio, riveste una crescente importanza nella valutazione economica del brevetto, soprattutto in sede di applicazione del fair value (valore equo di mercato), così come prescritto dai Principi Contabili internazionali. Anche la disamina delle problematiche tecnologiche, ingegneristiche e produttive e della rilevanza del brevetto, atta ad identificarne il rilievo al fine della creazione di valore, costituisce un presupposto fondamentale per la valutazione economica. Da quanto sopra esposto, emerge con chiarezza l importanza di un approccio interdisciplinare alla valutazione, che sappia coniugare le problematiche giuridiche di diritto industriale e poi fiscali, con gli (5) La disponibilità dei diritti patrimoniali implica la possibilità di stipulare contratti di licenza di brevetto, con i quali il licenziante resta titolare della privativa, attribuendo al licenziatario diritti di sfruttamento economico dell invenzione. Il corrispettivo della licenza può essere pattuito con una somma una tantum o con un canone periodico, in tutto o in parte commisurato ai ricavi derivanti dallo sfruttamento del brevetto. L attività del licenziatario può avere limitazioni relative al tempo, alla tipologia, alle caratteristiche tecniche dei prodotti. Le licenze possono essere o meno esclusive, senza restrizioni territoriali e possono essere accompagnate da rapporti di collaborazione. Sul contratto di licenza possono essere concesse sub-licenze, conformemente ai generali principi civilistici. La licenza può anche prevedere un opzione put di vendita, di norma a parametri prefissati. (6) Operazione, più diffusa per i marchi, in virtù della convenienza tributaria connessa al dimezzamento dell ammortamento fiscale, che per i brevetti può scendere ad un solo anno, mentre per i marchi passerebbe da 18 a 9 anni. (7) Si veda L Faccincani, La valorizzazione della proprietà intellettuale di impresa nel corporate lending. Metodologie di analisidelmeritodicreditoeoperazionidiip finance, Milano, (8) I brevetti (e a maggior ragione altri intangibili non registrati) tendono ad avere un valore collaterale limitato se si passa da uno scenario di continuità aziendale ad un contesto di liquidazione e pertanto la loro funzione di garanzia per affidamenti bancari è spesso secondaria. D altro canto, visto che il valore delle aziende dipende sempre più dalle loro componenti intangibili, in un ottica di funzionamento il brevetto sostiene i flussi economici e finanziari, cui è legata la capacità di servire il debito. Il paradosso è analizzato in R. Moro Visconti, (Leveraging Value With Intangibles: More Guarantees With Less Collateral?, Corporate Ownership & Control, 2015, 13, 1, , volume_13_issue_1_autumn_2015_continued_2_.pdf. (9) G. Da Cruz - D. Moreira Jabur - F.M. Goes Junior, How Much Am I Selling It for? Approaches and Methods of Patents Valuation in Technology Transfer Processes, InternationalBusiness Research, 2017, Vol. 10, No. 4. (10) A. Vanzetti - V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2005, 336 (ultima edizione, 2012). 420 Il Diritto industriale 5/2017 Cattolica Università - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Opinioni aspetti contabili e produttivi-strategici, da incorporare e sintetizzare nell ambito di una stima economico-finanziaria. La valutazione del brevetto deve essere effettuata con un approccio interdisciplinare, che consideri congiuntamente diversi aspetti, apprezzandone l impatto in un ottica economico-finanziaria. In particolare, vanno considerati i profili: a) tecnologico (utilità e industrialità dell invenzione; capacità di creare degli standard...); b) giuridico (analisi dell intensità del grado di protezione offerto dalla concessione del brevetto nelle diverse fattispecie...); c) contabile (valutazione in bilancio del brevetto e delle spese di ricerca e sviluppo che lo sostengono...); d) tributario (impatto della fiscalità in caso di trasferimento del brevetto; tassazione delle royalties...); e) strategico / produttivo (plusvalore differenziale del brevetto; capacità del brevetto di consentire la realizzazione di economie di scala e/o di esperienza...); f) micro e macro economico (rendita monopolistica derivante dalla proprietà e dal diritto di sfruttamento del brevetto, rilevabile a livello di singola azienda ma estendibile con un effetto network, in un ottica aggregata, anche ad una filiera di imprese o ad un distretto industriale). 2. Aspetti contabili e fiscali La disamina degli aspetti contabili è propedeutica ad un reperimento di dati, essenzialmente legati a ricavi o costi (di R&S, licenza, etc.), in capo al soggetto danneggiato e anche al contraffattore, che consentano di ricavare utili spunti per la stima dei brevetti. Rileva, in questo ambito, soprattutto il conto economico (ex art c.c.), posto che in stato patrimoniale i brevetti sono iscritti per valori spesso simbolici. La dottrina e la prassi contabile tendono a suddividere le immobilizzazioni immateriali in tre categorie, anche in base alla loro identificabilità e separabilità: a) immobilizzazioni immateriali in senso stretto; b) immobilizzazioni immateriali non rappresentate da beni; (11) Il primo comprende tutti i costi accessori, mentre il costo di produzione racchiude tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. (12) Per approfondimenti, si veda M. Orlandi, (2005), I brevetti industriali: riflessioni e note civilistico-fiscali, con esame e c) avviamento. Alla prima categoria appartengono i brevetti, idiritti di utilizzazione delle opere dell ingegno, i diritti di concessione, le licenze e i marchi; alla seconda fanno invece riferimento i costi capitalizzati (di norma non autonomamente trasferibili), come le spese di impianto e di ampliamento, il disaggio di emissione delle obbligazioni, le spese di studio e ricerca, di progettazione, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza (...). Civilisticamente, i brevetti sono iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto o di produzione (11). Essi vanno sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione; eventuali modifiche dei criteri di ammortamento devono, inoltre, essere adeguatamente motivate nella nota integrativa. Qualora il brevetto risulti durevolmente di valore inferiore al valore di costo, di prima iscrizione, deve essere oggetto di svalutazione (12). Secondo il principio contabile OIC 24, recentemente riformulato (13): - il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull intera durata di utilizzazione (par. 60.); - i brevetti industriali rappresentano il diritto esclusivo, tutelato dalle norme di legge, di sfruttamento di un invenzione (par. A.1); - i brevetti acquistati a titolo oneroso sono iscrivibili nell attivo dello stato patrimoniale nell esercizio in cui si realizza il passaggio del titolo di proprietà del brevetto. Si capitalizzano il costo di acquisto e i costi accessori, compresi i costi di progettazione e i costi per gli studi di fattibilità necessari per l adattamento del brevetto e per la sua effettiva implementazione nel contesto operativo e produttivo (par. A.3); - i brevetti realizzati internamente comprendono il costo di produzione interna e i costi accessori relativi alla domanda ed all ottenimento del brevetto, relativi effetti sul bilancio d esercizio, inil fisco, 46, (13) In Il Diritto industriale 5/ Opinioni Cattolica Università - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. nei limiti in cui anche tali costi potranno essere recuperati attraverso l utilizzo dello stesso (par. A.4). Nell ambito dei principi contabili internazionali, lo IAS 38, in tema di immobilizzazioni immateriali, esclude in modo esplicito la possibilità di applicazione del fair value per i brevetti, in virtù dell unicità di tale asset e, pertanto, della sua difficile comparabilità con elementi simili. Secondo lo stesso IAS 38, il valore ammortizzabile di un attività immateriale con una vita utile finita deve essere ripartito in base a un criterio sistematico lungo la sua vita utile. La stima della vita economica residua del brevetto, durante la quale esso può essere convenientemente sfruttato, è intimamente legata all orizzonte temporale di utilizzabilità esclusiva sotto il profilo giuridico (dal momento della valutazione fino alla scadenza del brevetto), anche se esse non sono necessariamente coincidenti e sovrapponibili: si pensi ad esempio alla fattispecie di un brevetto che ha una scadenza ancora lontana ma è tecnologicamente superato da killer applications concorrenti (un nuovo farmaco più efficace o meno tossico; un invenzione in campo delle telecomunicazioni che crea un nuovo standard, rendendo obsoleti i precedenti...) ovvero ad un brevetto già scaduto o in phase out che però, a dispetto di una protezione giuridica ormai agli sgoccioli, conserva una sua validità economica perché i competitors nonsonoingradodi sfruttarne la libera utilizzabilità. Nella valutazione dei brevetti, gli aspetti fiscali rilevano per esigenze particolari, come ad esempio le compravendite o licenze, soprattutto quando esse avvengono a livello infragruppo e transnazionale, sconfinando in tal modo nelle delicate tematiche che disciplinano i prezzi di trasferimento. In base all art. 103 del T.U.I.R. (d.p.r. n. 917/1986), le quote di ammortamento del costo dei brevetti industriali sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo e, pertanto, anche in due esercizi. I brevetti, talvolta assieme ad altri intangibili, possono essere concentrati in società ad hoc, anche all estero (14), che poi concedono in licenza l utilizzazione degli stessi intangibles, a fronte del pagamento di canoni (royalties). Al fine di favorire l investimento delle imprese in attività di ricerca e sviluppo, la Legge di Stabilità 2015 (15) ha introdotto nel nostro ordinamento il regime c.d. patent box per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali, fra cui essenzialmente rilevano i brevetti È possibile determinare un valore normale dei brevetti? Fiscalmente, il concetto di valore normale riveste particolare importanza, soprattutto nell ambito di cessioni o conferimenti intercompany di brevetti. Il valore normale (disciplinato dall art. 9 del T.U.I.R.) tende a coincidere con il valore economico di mercato. Il terzo comma del citato articolo 9 specifica che per valore normale, vale a dire per prezzo medio di mercato (o corrente), occorre intendere il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi (...). Nel caso in cui i brevetti siano oggetto di sfruttamento o negoziazione nell ambito di società appartenenti al medesimo gruppo ramificato a livello internazionale, può risultare applicabile l art. 110, comma 7, del T.U.I.R. in tema di transfer pricing (16). Nell interpretazione della disciplina sul transfer pricing rileva, a livello internazionale, anzitutto il rapporto OCSE del 2017 (17). In tale rapporto, assumono particolare interesse per la stima del valore normale delle transazioni di immobilizzazioni immateriali le Special consideration for intangible property, dove, si trova quella volta a creare una netta demarcazione tra i beni immateriali, distinguendoli in: (14) R. Moro Visconti, Le Royalty Companies, in questa Rivista, 2015, 413. (15) Art. 1, commi 37-45, L. 23 dicembre 2014, n (16) Si veda R. Moro Visconti, Exclusive Patents And Trademarks And Subsequent Uneasy Transaction Comparability: Some Transfer Pricing Implications, inintertax, 2012, vol. 40, 2012, n. 3, ; R. Moro Visconti Evaluating Know-How For Transfer Price Benchmarking, injournal of Finance and Accounting, 2013, Vol. 1, No. 1, 2013, journal/jfa. (17) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July2017,http://www.oecd.org/ctp/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations htm. 422 Il Diritto industriale 5/2017 Cattolica Università - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Opinioni - trade intangibles, tra questi rientrano in particolare i brevetti, i quali spesso comportano il sostenimento di costose attività di ricerca, che dovranno essere successivamente recuperate attraverso la vendita dei prodotti; usualmente questa categoria di intangibles, consentendo un diritto d esclusiva limitato nel tempo, può dar luogo a situazioni di monopolio; - marketing intangibles, invece, sono costituiti da marchi, nomi, simboli o figure, il cui valore commerciale dipende dalla reputazione sul mercato, e quindi, dalla qualità del prodotto connesso, dalla pubblicità (...). La difficoltà di stimare un valore di mercato tra controparti indipendenti (arm s-lenght transaction), nasce anche dall esistenza di asimmetrie informative sul valore, tanto più rilevanti quanto più l asset è specifico, sofisticato e difficilmente apprezzabile dall esterno. La determinazione del prezzo di libera concorrenza non
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